博星基因诉博华基因侵害商业秘密纠纷一审判决
 
作者：　来源：上海市第二中级人民法院　日期：2006-3-28 16:37:06
 
 

(2004)沪二中民五(知)初字第130号
 
　　原告上海博星基因芯片有限责任公司，住所地：上海市杨浦区中山北二路1111号。
　　法定代表人毛裕民，该公司董事长。
　　委托代理人黄新华，该公司职员。
　　委托代理人袁希平，该公司职员。
　　被告上海博华基因芯片技术有限公司，住所地：上海市杨浦区中山北二路1111号3号楼12楼。
　　法定代表人倪志华，该公司董事长。
　　委托代理人汪旻铭，上海市金石律师事务所律师。
　　委托代理人周俊岭，上海市金石律师事务所律师。
　　被告吴海，男，1968年9月19日生，汉族，住上海市杨浦区邯郸路220号。

　　原告上海博星基因芯片有限责任公司(以下简称：博星公司)与被告上海博华基因芯片技术有限公司(以下简称：博华公司)侵害商业秘密纠纷一案，本院于2004年5月26日受理后，依法组成合议庭进行了审理。2004年8月25日，本院通知吴海作为本案第三人参加诉讼。2005年4月19日，本院公开开庭审理了本案。庭审中，经合议庭评议将第三人吴海变更为本案被告。原告博星公司委托代理人黄新华、袁希平，被告博华公司委托代理人汪旻铭，被告吴海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告博星公司诉称：原告的“肝炎基因芯片制造技术”系其成立时由原告股东上海博德基因开发有限公司(以下简称：博德公司)作为技术出资投入的一种先进技术。该技术中的非专利技术部分，是原告予以重点保密的技术秘密，并采取了相应的保密措施。2001年4月16日，被告吴海从原告处取得包括上述技术在内的技术资料，并未经许可将该部分技术资料披露给被告博华公司。被告博华公司明知该技术系原告技术秘密，仍于2001年7月16日就该技术成立项目组，组织实施原告的技术秘密，被告吴海并担任了该项目的技术总监。现被告博华公司将其使用原告技术秘密研制的“乙、丙型肝炎双检基因(诊断)芯片”(以下简称：双检基因芯片)向国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称：药品审评中心)申报新药，并将其使用原告技术秘密生产的双检基因芯片、“迈科锐乙型肝炎病毒突变检测基因芯片”(以下简称：迈科锐芯片)投入市场销售，被告博华公司的上述行为严重侵犯了原告对涉案技术秘密享有的权利，给原告造成了重大经济损失。原告故诉至本院，请求判令：1、被告博华公司停止使用“肝炎基因芯片制造技术”，并禁止被告博华公司销售依该技术制造的肝炎诊断基因芯片产品；2、被告吴海停止披露、使用原告的技术秘密；3、被告博华公司赔偿原告经济损失人民币200万元。

 
　　被告博华公司辩称：1、原告博星公司并非是“肝炎基因芯片制造技术”中的已申请专利技术的权利人，故原告对“肝炎基因芯片制造技术”中的非专利技术部分亦不享有所有权；2、原告与被告博华公司之间就涉案“肝炎基因芯片制造技术”曾签订一份技术转让协议，根据该协议被告博华公司从原告处获得了涉案“肝炎基因芯片制造技术”的部分技术资料，并使用该部分技术资料向药品审评中心申报了双检基因芯片新药。因此，被告博华公司使用涉案“肝炎基因芯片制造技术”的部分技术资料申报双检基因芯片的行为，系合法使用原告诉称的技术秘密，并未构成侵权；3、原告并未完全履行上述转让协议，未向被告博华公司递交完整的技术资料，亦未根据约定辅导被告博华公司掌握“肝炎基因芯片制造技术”，据此上海仲裁委员会作出原告返还技术转让费的裁决。因此，被告博华公司从未生产、销售过原告所称的双检基因芯片、迈科锐芯片。综上，被告博华公司并未侵犯原告的技术秘密，故请求法院驳回原告的诉讼请求。

　　被告吴海辩称：其系“肝炎基因芯片制造技术”课题组成员之一，其将“肝炎基因芯片制造技术”的相关资料交给被告博华公司，得到了原告博星公司与被告博华公司的认可。

　　本院经审理查明：2000年8月18日，博德公司与广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称：星湖科技)就共同设立原告博星公司签订《投资协议》。该协议约定，博德公司将该投资协议项下的“基因芯片技术包”投入原告公司。该“基因芯片技术包”的内容包括博德公司及其关联公司投入原告已申请专利的基因芯片产品和技术在基因芯片产品及其服务方面的独占使用权、基因芯片产品制造技术、基因芯片产品及在研产品。其中已申请专利的基因芯片产品和技术共计七项发明专利申请，该专利申请号分别为00111705.X、00114998.9、00115000.6、00114999.7、00114997.0、00114996.2、00114995.4。在上述七项发明专利申请中，除专利申请号为00114997.0的发明专利申请人为博德公司外，其余六项发明专利的申请人均为上海博道基因开发有限公司。该协议还约定，自原告成立之日起，基于对上述“基因芯片技术包”所指全部内容的进一步研究开发工作而产生的技术成果，包括但不限于所有权、许可使用权以及专利申请权等，均归原告所有。2000年10月9日，原告与博德公司共同发表《基因芯片技术无形资产移交声明》，该声明称，根据博德公司与星湖科技就设立原告的协议及无形资产评估报告，自原告成立之日起，相应部分无形资产就已经归属原告。在本案审理中，原告向本院表示，涉案“肝炎基因芯片制造技术”使用了“基因芯片技术包”中的相关技术，并由非专利技术及已申请专利技术组成，其中已申请专利技术使用了“基因芯片技术包”中七项发明专利申请的相关内容。在本案中，原告仅主张“肝炎基因芯片制造技术”中的技术秘密。

　　2001年1月，原告博星公司开始执行《文件保密细则规定》，根据该规定，原告的保密文件包括绝密文件、机密文件、秘密文件。其中机密文件是指包括但不限于涉及公司的部门发展计划、员工薪资、设备及产能状况、部门会议、生产工艺、操作流程、员工资料及个人发展计划、合同书、供应商资信、采购商品的价格信息、货源情报、销售状况、对外承担的保密义务等文件。该规定要求对确定秘级的保密文件加盖相应秘级印签，并要求公司员工保守秘密，不得在未经授权及批准的情况下披露公司秘密。在本案中原告向本院提供的“肝炎基因芯片制造技术”资料盖有“机密”字样的印签。

　　2001年3月20日，原告博星公司与被告博华公司签订一份《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》，该合同约定，技术秘密转让的内容为该诊断芯片技术可用于诊断系列肝炎，如乙肝、丙肝，乙肝丙肝的分型及耐药性检测。原告应于合同生效之日起三十日内将“肝炎基因芯片制造技术”的文本资料交于被告博华公司。使用该合同项下转让技术秘密的范围由被告博华公司确定。该合同项下转让技术的金额共计人民币2,000万元。

 
　　2001年被告博华公司向中国药品生物制品检定所(以下简称：药检所)提出双检基因芯片的检验申请。嗣后，被告博华公司于2002年1月8日就双检基因芯片向药品审评中心申请生物制品证书及生产许可。被告吴海系该新药申报资料的整理负责人。2002年3月1日，药品审评中心就双检基因芯片申报项目向被告博华公司发出《补充申报资料通知》，该通知认为被告博华公司双检基因芯片申报资料尚不完全符合《新生物制品审批办法》的规定，需补充资料。该通知要求被告博华公司在2002年9月1日前补齐相关资料，逾期未报按退审处理。嗣后，被告博华公司未能按照该通知要求补充相关申报资料。

　　被告博华公司与原告博星公司因在履行《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》时发生争议，于2003年3月17日向上海仲裁委员会申请仲裁。2004年2月26日，上海仲裁委员会作出2003沪裁(经)字第0070号裁决书。该裁决书以原告未全面履行技术转让合同的约定，致使被告博华公司无法实现合同目的为由，裁决原告返还被告博华公司技术转让费人民币2,000万元，向被告博华公司支付违约金人民币100万元，并承担仲裁费用人民币154,800元。嗣后，原告向上海市第一中级人民法院申请撤销上述仲裁裁决。2004年5月12日，上海市第一中级人民法院驳回原告上述撤销仲裁裁决的申请。同月26日，原告以被告博华公司侵犯其“肝炎基因芯片制造技术”中的技术秘密为由,向本院提起诉讼。

　　2005年2月6日，本院就原告博星公司提供的“肝炎基因芯片制造技术”非专利技术部分的资料是否包含非公知技术信息，涉案“肝炎基因芯片制造技术”是否涉及原告与被告博华公司之间签订的《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》的转让技术，涉案“肝炎基因芯片制造技术”中所包含的非公知技术信息与被告博华公司向药品审评中心提交申报材料中的相关信息是否相同，及迈科锐芯片广告、本院保全的双检基因芯片能否反映被告博华公司使用了涉案“肝炎基因芯片制造技术”中的非公知技术信息等技术问题向技术专家进行了咨询。技术专家于同年3月30日向本院出具专家咨询意见，并参加了本案庭审，对上述技术问题答复如下：

　　1、原告博星公司向本院提供的“肝炎基因芯片制造技术”资料，包含了多个非公知技术信息，具体为：
      “肝炎基因芯片制造技术”非公知技术信息详表
      1、病原体靶序列及参照序列的选择和使用A、HBV检测靶序列及相关使用序列HBV检测靶序列
      PCR及标记引物序列
      点样序列
      B、HCV序列及相关使用序列HBV检测靶序列
      PCR及标记引物序列
      点样序列
      C、植物参照基因序列及相关使用序列阳参Ⅰ模板基因序列
      阳参Ⅰ模板点样序列
      阳参Ⅱ模板基因序列
      阳参Ⅱ模板点样序列
      阳参模板基因序列
      阳参模板点样序列

      2、“肝炎基因芯片制造技术”的判断试验结果的方法及理由中的全部内容A、结果有效性的判断 

  B、R值的计算 
      C、R值的结果诊断标准 

      3、芯片制造过程中的芯片点样A、玻片的选择及要求 
      B、点样模式的设计 
      C、靶基因浓度 

　　2、涉案“肝炎基因芯片制造技术”是原告与被告博华公司签订的《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》中合同内容的一部分。

　　3、涉案“肝炎基因芯片制造技术”中所包含的上述非公知技术信息与被告博华公司向药品审评中心提交申报材料中的相关信息完全相同。

　　4、根据原告提供的迈科锐芯片广告，迈科锐芯片与双检基因芯片是完全不同的两个产品，仅凭该广告不能判断迈科锐芯片使用了原告“肝炎基因芯片制造技术”中的上述非公知技术信息。

　　5、根据被告博华公司提供的芯片，不能肯定该芯片使用了原告“肝炎基因芯片制造技术”中的上述非公知技术信息。

　　庭审中，被告博华公司向本院确认，其根据与原告博星公司签订的《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》，获取了部分涉案“肝炎基因芯片制造技术”信息，并使用该部分信息向药品审评中心申请双检基因芯片的生物制品证书及生产许可。

　　被告吴海系原告博星公司派遣至被告博华公司处的技术人员。2001年4月16日，被告吴海曾出具收条称收到原告“肝炎基因芯片制造技术”资料及其他有关资料。在庭审中，被告吴海表示知道原告的《文件保密细则规定》。

　　以上事实，由原告博星公司提供的博德公司与星湖科技于2000年8月18日签订的《投资协议》及其附件、原告与博德公司于2000年10月9日作出的《基因芯片技术无形资产移交声明》、“肝炎基因芯片制造技术”资料、原告于2001年1月施行的《文件保密细则规定》、被告吴海于2001年4月16日出具的收条、被告博华公司提供的原告与被告博华公司于2001年3月20日签订的《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》、上海仲裁委员会2003沪裁(经)字第0070号裁决书、(2004)沪一中执字第212号民事裁定书、关于涉案技术问题的专家咨询意见、谈话笔录、庭审笔录等证据证实，本院予以确认。

　　本院认为：

　　一、涉案“肝炎基因芯片制造技术”中的非公知技术信息是原告博星公司的涉案商业秘密。

 
　　商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。在本案中，首先，根据原告与博德公司于2000年10月9日作出的《基因芯片技术无形资产移交声明》，可以认为博德公司与星湖科技《投资协议》项下的“基因芯片技术包”中的非专利技术部分已经归原告所有。被告博华公司对此有异议，但并未提供相反证据。其次，各方当事人对本院聘请的技术专家确定的涉案“肝炎基因芯片制造技术”中非公知技术信息的内容均无异议。再次，原告向本院提供的《文件保密细则规定》，“肝炎基因芯片制造技术”资料盖有的“机密”印章，及被告吴海关于其知道原告《文件保密细则规定》的陈述，可以证明原告对上述非公知技术信息采取了相关的保密措施。涉案“肝炎基因芯片制造技术”亦能为权利人带来经济利益，具有实用性。故本院认为，涉案“肝炎基因芯片制造技术”中的非公知技术信息系原告的商业秘密。

　　二、被告博华公司在向药品审评中心申报双检基因芯片生物制品证书及生产许可的过程中，使用涉案“肝炎基因芯片制造技术”中的非公知技术信息，属于合法使用，并未侵害原告博星公司的涉案商业秘密。

 
　　本院聘请的技术专家已确认涉案“肝炎基因芯片制造技术”是《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》中合同内容的一部分。原告对上述技术转让合同及专家咨询意见并无异议。被告博华公司亦表示是根据上述技术转让合同，获取了部分涉案“肝炎基因芯片制造技术”信息，并使用该部分信息向药品审评中心申请双检基因芯片的生物制品证书及生产许可。上述技术转让合同中明确合同项下技术秘密的使用范围由被告博华公司确定。且被告博华公司在向药品审评中心申报双检基因芯片时，尚未就上述技术转让合同与原告产生争议。故本院认为，被告博华公司基于上述技术转让合同合法获得了原告的涉案非公知技术信息。被告博华公司在向药品审评中心申报双检基因芯片生物制品证书及生产许可的过程中，使用原告的涉案非公知技术信息的行为，属于合法使用，并未侵害原告的涉案商业秘密。

　　三、原告博星公司向本院提供的证据尚不足以证明被告博华公司使用原告涉案商业秘密生产了迈科锐芯片和双检基因芯片，并对外进行了销售。

　　本院认为：首先，迈科锐芯片与双检基因芯片系不同的产品，因此，仅凭迈科锐芯片广告既无法证明迈科锐芯片系使用涉案商业秘密生产，又无法证明被告博华公司确实销售了上述产品。被告吴海关于迈科锐芯片使用了涉案商业秘密并对外销售的陈述，并无相关证据予以印证。故本院对于原告关于被告博华公司使用涉案商业秘密生产迈科锐芯片，并对外销售的诉讼主张，难以采信。

　　其次，被告吴海关于被告博华公司生产双检基因芯片向药检所申请检测的陈述，与上海仲裁委员会2003沪裁(经)字第0070号裁决书查明的被告博华公司于2001年向药检所提出双检基因芯片检验申请的事实相吻合。而向药检所申请进行双检基因芯片的检测，是被告博华公司向药品审评中心申请生物制品证书及生产许可的必备步骤。故本院认为，被告吴海所称的被告博华公司生产双检基因芯片的行为，是被告博华公司为双检基因芯片的新药申请，进行的试制行为。被告博华公司在试制过程中即使使用了涉案商业秘密，亦是基于其与原告之间的《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》合法使用涉案商业秘密，并未侵害原告的涉案商业秘密。而原告提供的双检基因芯片广告、BH芯片项目立项申请均无法证明被告博华公司确实生产、销售了双检基因芯片。本院所保全的双检基因芯片亦确实存在被告博华公司陈述的试验剩余物品的可能。被告吴海关于被告博华公司对外销售双检基因芯片的陈述，前后不一致，亦无其他证据印证，故本院不予采信。且根据有关法律规定，被告博华公司对双检基因芯片的生产和销售，应当在获得药品审评中心的生物制品证书及生产许可后方可进行。因此，本院认为，原告提供的证据尚不足以证明被告博华公司使用原告的涉案商业秘密生产了双检基因芯片，并对外进行了销售。

　　四、被告吴海在被告博华公司处整理双检基因芯片申报材料，使用原告博星公司涉案商业秘密的行为，得到了原告的授权及许可，并未侵害原告的涉案商业秘密。

　　被告吴海系原告派至被告博华公司处的技术人员，其从原告处获取涉案“肝炎基因芯片制造技术”资料，并在被告博华公司处整理双检基因芯片申报材料，使用原告涉案商业秘密的行为，系履行原告与被告博华公司之间《“肝炎基因芯片制造技术”技术转让合同》的行为。因此，本院认为，被告吴海的上述行为已经得到了原告的授权及许可，并未侵害原告的涉案商业秘密。

　　综上，本院认为，原告博星公司关于被告博华公司在向药品审评中心申报双检基因芯片生物制品证书及生产许可的过程中使用涉案商业秘密，在生产迈科锐芯片、双检基因芯片过程中使用涉案商业秘密。被告吴海未经许可披露、使用涉案商业秘密，两被告的行为侵害了原告涉案商业秘密的诉讼主张不成立。故本院对原告的诉讼请求难以支持。据此，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条之规定，判决如下：

 
　　对原告上海博星基因芯片有限责任公司的诉讼请求不予支持。

　　本案案件受理费人民币20,010元，财产保全申请费人民币10,520元，技术咨询费人民币2,000元。以上共计人民币32,530元，由原告上海博星基因芯片有限责任公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审　判　长　　芮文彪
代理审判员　　杨　煜
代理审判员　　何　渊
 
 
二○○五年五月二十五日
 
 
书　记　员　　申静芬
书　记　员　　黄　莹